>> 特許庁：出願（商標）ページ

ただ、適切な内容で出願を行うには、以下の理由から、商標専門の弁理士に依頼することをお勧めします。

商標出願時の重要なポイントは、指定商品や指定役務を適切に記載することです。  

また、過去に商標登録の例がない新しい商品や役務の場合、出願時に商品や役務の内容を詳細に記述しておくことが重要です。出願後、指定商品や指定役務は追加できません。

せっかく商標権を取得できても、商標権を取得した指定商品や指定役務が、実際に使用している商品・役務と異なると、肝心の商品・役務において権利行使できないばかりでなく、自らの商標の使用自体が他人の権利との関係において問題を生じることも考えられます。

当所では、専任弁理士が、出願時に、将来争いが生じうる可能性等も想定して指定商品・役務を検討しますので、付加価値の高い出願書類を作成できます。また、出願商標について、標準文字かロゴか、また白黒かカラーか等についても、今後の使用の仕方等を伺った上で、アドバイス致します。

主な拒絶理由には、「他人の先願商標に類似する」「商標に識別力がない」「新たな商品・役務の場合における指定商品・役務の記載方法」について等があります。

少し専門的な話になりますが、主な拒絶理由について、その対応方法をご説明します。

例えば、「他人の先願商標に類似する」との拒絶理由の場合、先ず、審査官の判断の趣旨を適切に把握し、意見書により反論できるかどうかを検討します。反論できる余地がない場合には、さらに、指定商品・役務の補正、不使用取消審判、移転等による解決策がないかどうかを検討する必要があります。

意見書により反論する場合、意見書では、単に商標の外観・称呼・観念が類似しないと主張するだけでなく、最近の審決・判決の傾向、その指定商品・役務分野における登録状況、その商品・役務分野における商標の構成要素の識別力の強弱、取引実情等を踏まえて、適切な先例や証拠を挙げて反論することが極めて重要になります。

また、「新たな商品・役務の場合における指定商品・役務の記載方法」の場合、審査官から指定商品・役務の「補正案」が提示される場合があります。 審査官の補正案どおりに指定商品・役務を補正すれば、出願商標は拒絶理由を解消して登録になります。  

しかし、本当に、審査官の提示する補正案で、権利化したい商品・役務がカバーされるかどうかをよく吟味しなければなりません。権利化したい商品・役務がカバーされない場合には、意見書で、商品カタログ・パンフレット等を駆使して商品・役務を審査官に充分に説明した上で、適切な指定商品・指定役務の記載に補正することが重要です。  

拒絶理由通知書に対して、ご自身で意見書を作成し、提出することも可能ですが、上記の通り、作成には非常に専門的な知識が必要となりますので、ご自分の希望通りに商標を取得したい場合は、専任弁理士が最善策を検討して作成した「意見書」を活用されることをお勧めします。

当所では、個人や他所で出願した案件についても、拒絶理由通知書対応（意見書作成等）をお受けしておりますので、是非ご相談ください。